第一章 案情及争议焦点
1.1 美国微芯诉海尔专利权无效案案情及判决
1.1.1 案情回顾
美国微芯诉海尔专利权无效案（下称本案）涉及的实用新型专利（下称本专利）的专利号为 200620046587.0，专利名称为一种基于微控制器的时钟产生电路，申请日为 2006 年 09 月 29 日，授权公告日期为 2007 年 09 月 26 日，专利权人为上海海尔集成电路有限公司（下称海尔公司）1。美国微芯科技公司（下称微芯公司）于 2007 年 12 月 28 日就该专利以包括说明书不符合《专利法》第 26 条第 3 款的规定在内的 5 条理由向中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（下称复审委）提出了无效宣告请求，复审委针对该请求作出了第 13821 号无效宣告请求审查决定2，宣告维持专利权有效。微芯公司不服，向北京市第一中级人民法院起诉。北京市第一中级人民法院审理后判决维持无效宣告请求审查决定有效。微芯公司不服该一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院判决，驳回上诉，维持原判。
2011 年 4 月 26 日，微芯公司针对本专利再次向复审委提出了无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求 1-4 全部无效，同时提交了新的证据。其中最主要的无效理由是：
1）、“所属技术领域的技术人员”无法知晓工作模式控制电路在技术方案中对执行选中外部时钟源起到到了什么作用，同时说明书没有关于“工作模式控制电路”的具体结构的记载，也不能理解“控制外部时钟工作”这一描述是什么意思，因此说明书不符合《专利法》第 26 条第 3 款的规定；
2）、权利要求 1-4 不符合专利法第 22 条第 2、3 款的规定。
对此，复审委作出第 18916 号决定维持本专利专利权有效。微芯公司不服并提起行政诉讼，请求撤销该决定。北京市第一中级人民法院判决维持复审委的相关决定。微芯公司不服原审判决，再次向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院认定微芯公司的上诉理由成立，判决撤销北京市第一中级人民法院的行政判决，撤销中华人民共和国国家知识产权局复审委的无效宣告请求审查决定，并判决国知局复审委就该实用新型专利重新作出审查决定。
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1.2 本案的争议焦点
根据该案各方的争论的结果来看，笔者认为其争议焦点的核心问题并不是简单的判断权利要求 1 是否具备《专利法》第 22 条第 3 款规定的创造性或者说明书是否符合《专利法》第 26 条第 3 款的规定，而是权利要求 1 中的区别技术特征是什么，以及说明书中是否充分公开了该区别技术特征。
在本案审理的过程中，“工作模式控制电路”被认为是权利要求 1 的区别技术特征，因此，笔者认为在本案中判断“工作模式控制电路”是否充分公开的关键在于以下问题：
1）、本专利说明书在公开了“工作模式控制电路”的作用功能的情况下，还有无必要公开“工作模式控制电路”的具体结构。
2）、本专利说明书充分公开是否与权利要求 1 具有创造性的依据相矛盾。
1.2.1 关于有无必要公开“工作模式控制电路”具体结构的观点整理
笔者通过分析无效决定、一审和二审的论述，提炼出了以下不同的观点：
观点 a，专利说明书已经对“工作模式控制电路”作出清楚、完整的说明，说明书没有必要公开“工作模式控制电路”的具体结构。理由是，“工作模式控制电路”的确是区别技术特征，但本专利说明书已经解释了“工作模式控制电路”的作用，并给出了实现工作模式控制电路的技术指引，“所属技术领域的技术人员”已经可以根据说明书的记载实现该方案，无需再对“工作模式控制电路”的具体结构详细解释。
观点 b，专利说明书已经对“工作模式控制电路”作出清楚、完整的说明，“所属技术领域的技术人员”可以实现该技术方案。理由是，本专利对解决技术问题起到贡献技术特征实际上是“用于控制外部时钟工作模式的工作模式控制电路”，即将“工作模式控制电路”应用于时钟产生电路。一审法院和二审法院认定的区别技术特征“工作模式控制电路”实际上包含了两个层面的内容，一是“工作模式控制电路”的控制流程或者应用，二是“工作模式控制电路”的电路结构本身，而实际上本专利对创造性起到贡献的是“工作模式控制电路”的控制流程或者应用，即“工作模式控制电路”的控制流程或者应用为必要技术特征1，“工作模式控制电路”的电路结构本身为非必要技术特征。因此，在说明书已经对“工作模式控制电路”的应用或者作用进行了详细描述的情况下，根据《审查指南》第二部分第二章第 2.2.6 节规定，说明书已经再无必要公开“工作模式控制电路”的具体结构。
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第二章 本案争议问题的法理分析
2.1 说明书充分公开的概述
2.1.1 充分公开基本含义
专利制度往往又被称为是一种“公开换保护”的制度，即申请人向全社会公开其发明创造，在专利文件被公开后，可以启发他人进行研究在公布内容的基础上进行更多的改进，也能避免他人研究相同的发明创造浪费研发成本，同时也能让先进的技术快速在社会进行推广和使用，从而对整个社会的科技水平的发展起到积极效果。与之相应的，公开了技术内容的申请人获得了国家授予的一定时间期限内的独占权，以授予垄断利益的方式鼓励申请人进行创新研究。
专利制度最主要的目标是鼓励创新促进社会科学技术的发展，如果在公开不充分的情况下给予申请人独占权，则申请人虽然获得了垄断利益，但社会公众并不能获得足够的信息或指引以实现方案，在这样的情况下申请人所公开的内容并没有对社会的整体进步和创新起到其该有的贡献，即在公开不充分的情况下给予申请人独占权会导致专利制度两方的权益向申请人一方严重偏斜。
因此，世界各国的专利法相关规定中都要求获得专利权的申请人需将专利的技术方案清楚完整的展现在公众面前，同时也将该要求作为专利权确权的实质条件，在专利申请阶段如不能完整的进行披露则会被驳回，在专利无效阶段如发现专利内容有公开不充分的问题则会被宣告专利权无效，从而确保获得垄断利益的申请人所公开的专利可以被社会公众实施。
其中，我国《专利法》第 26 条第 3 款规定， “说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，以“所属技术领域的技术人员”能够实现为准”。1而在欧洲的专利法律规定中则要求“欧洲专利申请必须以充分清楚和完整的方式公开发明，以使“所属技术领域的技术人员”能够实现该发明”。2在日本的专利规定中，“发明的记载应当足够明确而且充分，能达到具有该发明所属技术领域普通知识者可以容易实施的程度”。3美国的充分公开的内容则要求“说明书应当用完整、清晰、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和方法以使所属技术领域或密切相关技术领域的技术人员能够制造和使用该发明”。
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2.2 说明书充分公开的判断主体
2.2.1 “所属技术领域的技术人员”的概念
如上述，根据《专利法》和《专利审查指南》的规定，说明书是否充分公开，要以“所属技术领域的技术人员”能否实现为标准。因此，可知判断说明书是否充分公开的主体是“所属技术领域的技术人员”。
“所属技术领域的技术人员”也称作“本领域技术人员”作为专利的基础概念之一，“所属技术领域的技术人员”的概念形成主要是得益于 1850 年的Hotchkiss 案2。在 Hotchkiss 案中法院认为，“熟练技术工”作为创造性的审查标准，认为其具备“所有现有技术知识”。该案对“所属技术领域的技术人员”的认定都起到了制定标准的典型意义，在此之前法官的主观性对专利的评价结果影响较大，实际上很难进行适当的评判。3。欧洲专利局上诉委员会将“所属技术领域的技术人员”称作“平均技术人员”，“平均技术人员”能通晓申请日前本领域的公知常识，还能够获得所有的现有技术知识和技能，不仅如此，他还具有包括检索文献在内的、使用各种工具并能进行常规的工作和实验的各种能力。4由此可见专利制度中引入“所属技术领域的技术人员”的作用，最主要的作用是统一审查标准，限定判断主体的知识和能力，以同一理解和审查标准看待一项发明创造，避免审查员主观看法影响判断结果。此外，是通过划定“所属技术领域的技术人员”的所具有的知识的时间线，从而避免将现有技术或公众已经知悉连接的内容转化为个人财产，同时也能在申请专利的积极性与专利质量之间进行平衡，将更有价值的发明创造保护起来，避免低成就专利过度占用公共资源。其次，作为虚拟假定的人，可以更加确定唯一的理解发明人的改进点的核心和发明的意图，以避免后人矮化发明创造的价值造成“事后诸葛亮”情况的发生。
法律论文论文
第三章 本案引发的说明书充分公开的法律思考.................................28
3.1 关于说明书充分公开的判断主体...............................28
3.2 关于充分公开的对象的问题分析........................................28
3.3 现行专利法制度中关于说明书充分公开的标准的问题分析...................30
第四章 说明书充分公开的立法完善建议..............................34
4.1 说明书充分公开的判断步骤的完善.....................................34
4.2 充分公开对象的确定.................................................37
4.3 《专利审查指南》的修改完善..................................38
第五章 结论......................39
第四章 说明书充分公开的立法完善建议
4.1 说明书充分公开的判断步骤的完善
上述“小 I 机器人”案和斯托布利公司诉常熟机械专利纠纷案对说明书是否充分公开的判断有着典型意义。上述两个再审案件的的判决依据是第 26 条第 3款和《专利审查指南》第二部分第二章第 2.2.6 节，如图 1 所示，根据上述规定笔者对这两个案件再审法院的判决进行了总结，得到如下判断说明书是否充分公开步骤：
步骤1，结合专利文件和审查档案来理解涉及说明书中争议内容的技术方案，并判断争议内容是否属于本专利区别于现有技术的技术特征，在此基础上再进行下一步判断。
步骤 2，根据争议内容是否属于本专利区别于现有技术的技术特征，确定争议内容是否需要进行详细描述：若争议内容属于本专利区别于现有技术的技术特征，根据前述《审查指南》的相关规定，需要对于争议内容的技术方案作详细描述。
若争议内容不是本专利与现有技术的区别技术特征，根据前述《审查指南》的相关规定，对于争议内容的技术方案可以不作详细描述。
步骤 3，判断本专利涉及争议内容的技术方案是否符合专利法第 26 条第 3款规定：
若争议内容属于本专利区别于现有技术的技术特征，则如果没有进行详细描述则说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，反之符合专利法相关规定；
若争议内容不是本专利与现有技术的区别技术特征，则无论是否进行了详细描述都不影响说明书是否符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
法律论文参考
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第五章 结论
专利说明书充分公开的判断问题是专利法研究的热点问题之一，我国专利法对“充分公开”的概念规定不够清晰，对专利说明书是否充分公开的审查标准尚存在争议，现有的研究成果较少涉及“充分公开”的判断逻辑或者判断步骤的规范设计，针对“充分公开”审查对象的研究较少，对“所属技术领域的技术人员”的概念认识争议较大。本文以美国微芯诉海尔专利无效案为切入点，对《专利法》第 26 条第 3 款说明书充分公开这一重要问题进行法理分析，借鉴其他判例和域外国家的法律规定从“以公开换保护”原则出发，对“所属技术领域的技术人员”的概念、是否充分公开的审查对象、说明书充分公开的标准等说明书公开的要点问题进行了深入细致地分析，对《专利法》第 26 条第 3 款中涉及“所属技术领域的技术人 员”的知识范围、能力大小的问题，以及“充分公开”的判断逻辑等问题进行了较深入的研究。并基于此提出了以下建议：
一是提出了说明书充分公开的判断步骤，即先确定最接近的现有技术，找出区别于现有技术的技术特征，然后再审查说明书是否就该区别技术特征进行了详细的描述。如此，建立判断创造性和充分公开之间的联系，将创造性判断中得到的区别技术特征在说明书中相应的内容作为说明书是否充分公开的审查对象。将说明书充分公开与创造性的判断中的“三步法”相结合。
二是建议应该通过修订《专利审查指南》进一步解释“充分公开”的内涵，即“充分公开”的对象包括了只需“公开”的对象和需要“详细公开”的对象，对于技术方案中区别于现有技术的内容需要详细描述，以达到“清楚”和“可实现”的程度。对于与现有技术共有的技术内容，只要做到“公开”的程度在说明书中简单涉及以使得整个专利内容符合《专利法》所规定的“完整”即可。
三是建议对《专利审查指南》进行完善，在第 2.1.2 节进行解释性说明，即说明书中与权利要求所保护的技术方案对应的内容，以及技术方案所需的全部技术特征均需要有所涉及，但公开的程度有所区别，与现有技术共有的部分可以不作详细描述，区别于现有技术的部分需要详细描述。
参考文献（略）