第一章 问题的提出
一、基本案情
2002 年 11 月 27 日，墨西哥储伯公司获得“PRETUL”商标在包括墨西哥国在内等多个国家与地区的商标专用权。虽然储伯公司获得了多个地区的该商标专用权，但是中国境内的“PRETUL”的商标专用权在次年被中国公民许浩荣获取。从表面来看，虽然墨西哥储伯公司与中国公民许浩荣对同一商标享有商标专用权，但是由于商标权的地域性，双方在使用该商标时并不会产生冲突。然而，由于我国对外的代工厂有很多，难免存在国外的公司委托中国的公司根据其定制要求加工产品的情况。墨西哥储伯公司为了降低其生产产品的成本，于 2010 年与中国境内的浦江亚环公司（以下简称：亚环公司）签订了亚环公司为其生产挂锁的合同1。该行为被在中国境内享有该商标专用权的莱斯公司（自然人许浩荣将商标专用权转给莱斯公司后）认为属于商标侵权行为。
因此，在 2011 年 1 月 30 日向宁波市中级人民法院提起诉讼。在本案经过宁波市中级人民法院一审后2，原被告对于“PRETUL”案的一审结果均不服，双方将案件上诉至浙江省高级人民法院。案件经过二审后3，亚环公司申请本案再审。综上，可以发现，莱斯公司与亚环公司商标侵权纠纷案件，经过了宁波市中级人民法院的一审、浙江省高级人民法院的二审以及最高人民法院的再审4。综合分析各级法院对于莱斯公司与亚环公司商标侵权纠纷案件的审理，可以得出，各级法院、莱斯公司与亚环公司对于本案的争议焦点：第一，商标性使用的内涵；第二，涉外定牌加工的认定及其与商标性使用的关联性；第三，商标性使用在商标侵权中的地位；第四，商标性使用的认定标准。
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二、裁判要旨
本文重点结合多级法院审理莱斯公司与亚环公司商标侵权纠纷案件的结论，重点介绍“PRETUL”争议焦点，给出的裁判要旨。
第一，最高人民法院肯定了莱斯公司受让“PRETUL 以及椭圆图形”的有效性，这也是案件审理的基础。最高人民法院认为 2001 年《商标法》第八条规定1了商标的申请条件。据此，最高人民法院明确了莱斯公司受让的商标“PRETUL以及椭圆图形”的有效性。从有效性可以进一步推出，莱斯公司的商标“PRETUL以及椭圆图形”是应受到我国《商标法》保护的。
第二，最高人民法院明确“商标性使用”的内涵。我国《商标法》第四十八条对商标性使用进行了规定1。而这一规定，成为商标法领域对商标性使用规定的转折点。在 2013 年之前，对于商标性使用并没有对行为人的主观行为目的即发挥商标识别功能的目的进行规定。因此，会出现部分法院在审理案件时只进行行为人行为要件对的考量。而 2013《商标法》针对这一点给出回应。避免无限制地扩大商标性使用认定的范围。因此，虽然本案应当适用 2001 年商标法，但前述 2013 年《商标法》第四十八条关于商标的使用之规定对于理解《中华人民共和国商标法实施条例》（2002 年修订）第三条之规定具有重要参照意义。以上是最高人民法院在审理亚环公司与储伯公司商标侵权纠纷案件时，考虑的法律适用的问题。通过最高人民法院针对《中华人民共和国商标法》关于商标性适用的分析，可以发现，最高人民法院在审理此案时，不仅关注《商标法实施条例》对于“商标性使用”形式性的规定，同时结合我国《商标法》保护商标的商品识别来源功能，强调认定“商标性使用”在强调形式要件的前提下，更应该关注“商标性使用”的实质要件，即商品识别的目的性。
第三，最高人民法院对亚环公司加工生产挂锁并且与储伯公司的关系的法律性质进行认定。最高人民法院认为，亚环公司生产挂锁的行为属于接受墨西哥国储伯公司的委托的加工承揽的行为。即墨西哥储伯公司与亚环公司的关系可被认定为加工承揽合同关系。
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第二章 争议焦点及其回应
一、本案之争议焦点
结合莱斯公司与亚环公司商标侵权纠纷案件的审理，分析得出，案件看似复杂，经过了一审、二审以及再审，但是实际上，案件最根本的争议焦点在于四个方面：
其一，商标性使用的内涵。
其二，涉外定牌加工行为的法律性质以及与商标性使用的关联。
其三，商标性使用在商标侵权中的地位。
其四，商标性使用的认定标准。
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二、针对争议焦点的回应
（一）商标性使用的内涵
各级法院在对亚环公司的行为是否构成商标性使用的认定方面存在争议。本案的一审与二审法院对于《商标法实施条例》（2002）第三条1为形式要件的理解，即只要符合表面形式规定，就认定行为人的行为构成商标性使用。一、二审法院认为，亚环公司在挂锁的锁体上贴附与莱斯公司相似商标的行为符合第三条中规定的“将商标用于商品以及商品说明书上”。同时，亚环公司在产品包装上使用了与莱斯公司享有注册商标专用权的完全相同的商标。据此，可以认定亚环公司在挂锁以及包装盒说明书上使用商标的行为构成商标性使用。而案件在再审时，最高人民法院认为，虽然《商标法实施条例》第三条对于“商标性使用”形式上的规定如此，但是，更应该考虑《商标法》主要保护商标的商品识别来源这一功能。更为重要的是，在最高人民法院再审涉外定牌加工“PRETUL”案件之前，2013 年我国《商标法》进行了修订，针对以往审理案件存在的问题争议予以回应2。可以说，虽然在最高人民法院审理涉外定牌加工“PRETUL”案时，适用原《商标法实施条例》。但对于“商标性使用”增加的“发挥识别商品来源”是对原有争议的回应。
本文认为，从对“商标性使用”的形式要件向实质要件过渡的规定中，对于“商标性使用”的实质要件规定实际上并不属于新增的规定。而是对以往“商标性使用”形式要件背后实质要件的肯定。进一步强调商标性使用其本身的商标发挥识别商品来源的目的。在以往法院审理商标侵权案件时，多数存在只注重形式要件，包括是否满足将商标用于商品、商品包装等情况的行为。但是，实际上法院在认定被控侵权人的行为是否构成商标性使用时，不仅需要关注规定的形式要件，更应该关注规定的实质要件。“商标性使用”不仅需要满足将商标用于商品、商品包装或者容器等此类的形式要件，行为人更应该具有发挥商标本身属性即识别商品来源这一目的性。如果被控侵权人在加工生产产品时，不具有发挥商标商品识别来源这一目的，那么，相当于只满足“商标性使用”的形式要件而不满足“商标性使用”的实质要件。在本案中，亚环公司加工生产挂锁的行为实际上是受到墨西哥储伯公司的委托加工生产挂锁。其贴附商品标牌的行为本身属于委托内容的一部分，并不具有发挥商标商品识别功能的目的性。因此，亚环公司加工生产挂锁的行为不构成商标性使用。
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第三章 以本案为视角的学理评析.................................20
一、商标性使用的内涵与外延........................................20
（一）域外商标性使用的内涵.................................20
（二）域内商标性使用的内涵...............................20
（三）商标性使用的外延..............................22
结语................................38
第三章 以本案为视角的学理评析
一、商标性使用的内涵与外延
（一）域外商标性使用的内涵
从比较法视野来看，各国商标法对“商标性使用”的界定并不一致。《加拿大商标法》第二条规定，就商标而言，使用是指根据第四条被视为与货品或服务有关的任何使用用途。在其第四条的规定中，共从三个方面进行。第一，在正常的贸易或交易过程中，商标被黏附在商品或商品包装上随商品转让或转移所有权时，被视为商标性使用。商标的黏附行为或其他行为是为了在交易或转让时表明商标与商品联系在一起，并将这种联系昭示给商品受让人；第二，如果在服务的展示或广告中使用或显示商标，则被视为与服务相关联使用；第三，出口使用。在加拿大境内将商标黏附在商品本身或包装上，并将商品从加拿大出口到其他国家，视为该商标在加拿大使用。
《欧洲共同体理事会协调成员国商标立法第一号商标指令》第五条、第六条从欧盟层面要求成员国分别规定商标权的内容以及商标权的限制，《欧盟共同体商标条例》第九条在欧共体范围内赋予“共同体”商标的权利范围与限制条件。
美国的《兰哈姆法》第一千一百二十七条第三款规定：“商业性使用是指，在正常贸易过程中真正使用一个标记，而不是仅仅为了保留一个标记上的权利。结合上述的规定。在《兰哈姆法》中，进行了逐一列举。第一，在商品上标记，其中包括在货物或者容器以及有关的显示器上所贴附的牌照或者标签；第二，强调所贴付商标的货物需要符合商业形式；第三，强调商标性使用应该符合商业活动的要求。
概言之，各个国家与地区对于商标性使用的规定存在异同。其中，以上三个典型国家和地区对于“商标性使用”规定的共同点在于均强调了商标需要在商业中使用。而针对商标使用过程中是否需要发挥商标的识别商品来源的功能，三个典型国家和地区的规定存在差异。其中，加拿大的《商标法》对于“商标性使用”的规定，强调了需要发挥识别商品或者服务来源的作用。而美国和欧盟，对“商标性使用”是否要发挥识别商品或者服务来源的作用，并没有做出明确的规定。
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结语
回溯过去，互联网经济的巨大助力使得越来越多的企业登上跨境贸易的舞台。而在跨境贸易的现实语境下，中国商品被销往世界各地。中国创造、中国制造、中国商品享誉全球。同时，世界各地的消费者通过商品了解更多优质的中国品牌。由此，我国企业对于商标的保护意识日益增强，商标侵权纠纷案件的数量也逐年增多。然而，以往法院在审理商标侵权纠纷案时，在商标侵权的构成要件以及商标侵权的认定程序方面并没有达成一致，甚至会出现同案不同判的情况。这不仅会导致我国的司法公信力下降，更会对我国的境内、境外贸易产生严重的影响。究其原因，无论是在理论界还是司法实务中对于“商标性使用”的内涵、“商标性使用”在商标侵权中的地位、“商标性使用”的认定标准以及“商标性使用”在跨境贸易中的认定尤其是在涉外定牌加工中对“商标性使用”的认定，并没有统一且明确的理路。
“商标性使用”在《商标法实施条例》（2002）被首次明确提出，但只是对其进行了形式要件的列举。据此，多数法院在审理商标侵权纠纷案件时，会出现“唯形式要件”和“兼顾形式要件和实质要件”两种不同的认定体系。2013 年《商标法》对于该项内容进行了补充规定。但问题亦随之产生，即对于“用于识别商品来源”这一实质要件，将其理解为单一的目的性条款还是在目的性条款的基础上附加地域性限制。另外，商标性使用在审理商标侵权纠纷案件中的地位尚未被明晰。学术界对此的观点也未被统一。更为重要的是，在司法实务中对于“商标性使用”的认定标准多采用消费者识别标准。而利用消费者识别标准对“商标性使用”进行认定时，存在将“商标性使用”与“混淆可能性”认定重复以及混乱的情况。
参考文献（略）