第一章 禁止反悔原则国内适用情况
第一节 禁止反悔原则国内现有立法、司法解释与指导
禁止反悔原则定义有狭广之分，若从广义上来说，专利法中禁止反悔的地方很多范围也很广，意在维护法律价值中的公平诚信，从其阶段的不同分为：专利审查历史禁止反悔、被许可人禁止反悔、转让人禁止反悔。从狭义定义，那么其仅仅是指的专利审查历史之禁止反悔。本文中主要侧重讨论的就是狭义上侧重于专利审查历史中的陈述。
禁止反悔原则目前未被明确写入《专利法》中，在司法解释出台之前，我国的禁止反悔原则普遍只及于专利授权阶段。目前司法实践适用的依据为最高院的专利侵权纠纷司法解释。各地方高院也出台了审判指南。最高院于 2009 年底出台、2010 年实施的《专利侵权纠纷解释》第六条将其延伸到确权的阶段1，此后于 2016 年施行的《专利侵权纠纷解释（二）》2第十三条是对禁止反悔原则的排除条件依据适用必须满足此条件：“限缩性修改或陈述”被采纳的，若是没有被采纳则不应适用。
部分地方高院也出台各种审判指导以解决禁止反悔原则适用争议问题，大多数地方高院禁止法院对其主动适用。江苏高院 2010《审理指南》3.2.2.3 条3明确了适用的标准，修改或陈述放弃的技术方案排除等同原则适用。没有明令禁止法院主动适用，但要求被告主张并举证。2011 年出台的《上海市高级人民法院：专利侵权纠纷审理指引》中 12条4：该表述中肯定了禁止反悔原则适用对等同原则具有从属性，上海高院支持将其用于判断等同原则适用范围、排除效力为弹性排除，排除了权利要求修改时所属技术领域的技术人员不能预见的情形。《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》规定适用标准为：克服不能授予专利的实质性缺陷。该指南还列举了实质性缺陷具体包括但不限于以下类型：专利本身缺乏新颖性、创造性或必要的技术特征、说明书未公开或权利要求得不到说明书支持。这与美国司法实践中基本一致，也还对判断方法配以推定原则，在专利人无法说明修改的理由时，推定他是因为专利的实质性缺陷进行的限缩性修改或陈述。《北高指南（2017）》中第六十四条1说明法院适用其前提是被控侵权人主张并完成举证，除此之外不得主动适用。并与美国司法一致认为禁止反悔原则是抗辩权，对等同原则具有从属性。实际上在美国类似与其效力相似抗辩事由还有：附带禁止行为、实验与先用权、不正当行为、专利无效等。近年来我国司法实践中关于禁止反悔原则的适用增多，对其的阐明和发展提出了更高的要求。
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第二节 禁止反悔原则目的
其一，禁止反悔原则是民法中诚信原则的专利法体现。诚实信用原则作为民法重要原则，著名学者王泽鉴教授赞誉其为：“霸王条款，君临法域。”诚信原则的意义随着时代的变化而变化，专利法中的禁止反悔原则体现了诚信原则保护信赖利益和不能违背公平正义，致使他人不利益2。专利本身可视为专利发明人与国家的契约，契约精神是契约的支持力量，契约精神中最重要的构成为诚信原则。专利权是专利权人通过公开智力成果，与社会工作订立契约产生的权益。因此基于诚信的内核，专利权人或专利申请人修改或陈述放弃了的技术方案是不允许利用专利诉讼中适用等同原则纳入保护的。不然就违反了于国家签订的协议,与合同履行阶段之诚信原则相悖。此外若是专利权人在契约中不用遵循契约精神则会影响到公众的利益，事实上公众才是履行该契约的主体。
其二，禁止反悔原则是维护专利文件的公信力1要求。专利文书发布后面对的对象为不特定的公众，公众仅仅能从有限的文书材料中获得信息。那么公众对文书必须具有信任，而禁止反悔原则的存在就很好的维护了这份信任，让第三人明晰权属从而起到定纷止争的效果，公信力所维护的就是这种信任。专利申请授权程序和专利无效程序中专利权利人、专利申请人在进行限缩性陈述和修改的时候，都是独自面对专利行政部门的，其之间的保护范围反反复复的变化,只能通过客观公开的专利文档中反应给公众。如果不依据客观存在的文书，就无公平确定保护范围的途径。
其三，禁止反悔原则能平衡专利权人和社会的利益。禁止反悔原则无论是从狭义或是广义上，无论是作为专利侵权认定中的重要组成还是专利授权中的组成都时刻起到平衡专利权人与社会公众的利益的作用。换句话说，在专利的这份契约中，社会公众和专利权人的权利呈现为“你进我退的状态”。因此合理的划分二者之间的界限是平衡双方权利的关键，在诚实信用原则、公平原则、公信力原则等正面价值的指引下必然产生禁止反悔原则。
图 1 2016 年-2020 年禁止反悔原则适用案件数量变化折线图
第二章 禁止反悔原则的适用难点研究
第一节 禁止反悔原则典型案例分析
一、新功公司与海利集团出水装置侵权案新功公司认为其名为“一种饮水器具的出水装置”的专利被侵权，诉请要求被告海利集团停止侵权赔偿损失，一审广州知识产权法院依法审理此案1。
在本案诉讼过程中，海利集团向国家知识产权局申请宣告本案专利无效。新功公司在专利无效宣告程序中陈述本案权利要求与对比文件差别在于“......导引臂是活动安装在立柱上，没有设置结合段，转动方式是导引臂直接在立柱上转......通过结合段转动；4）......”此后国家知识产权局专利复审委会员经查决定维持了本案专利权的有效。海利集团亦于本案中提供前述对比文件作为证据。
一审法院认为本案关键争议是，被诉侵权技术方案是否包含了“专利导引臂活动安装在立柱上，构成导引臂可相对于立柱转动”的技术特征。显然新功公司的专利陈述中说明了：“没有设置结合段”因此与“专利导引臂活动安装在立柱上，构成导引臂可相对于立柱转动”的技术特征不符合。海利集团未主动提出本案应适用禁止反悔原则。本案一审广州知识产权法院在海利集团未主张的情况下，依据提交的证据中专利权人限缩性陈述，主动适用禁止反悔原则。
一审广州知识产权法院：1.新功公司于专利无效宣告程序中，将“在立柱中设置结合段、导引臂即出水段安装在结合段上”的技术特征排除在其专利权保护范围之外。2.新功公司未举证证明其相关陈述意见被专利复审委员会明确否定。因此适用禁止反悔原则，驳回原告诉请，海利集团未侵权。
二审广东省高级人民法院判决认为：本案专利权利要求 1 中的“导引臂活动安装在立柱上，构成导引臂可相对于立柱转动”应当是指导引臂与立柱直接相连。而被诉侵权产品中相应的导引臂与立柱之间没有直接连接在一起。被诉侵权产品与案涉专利不相同不等同。判决驳回上诉，维持原判。
本案一审广州知识产权法院在被告未主动提出禁止反悔原则抗辩的情况下，主动适用该原则限定专利权人权利范围，并对禁适用中的举证责任分配进行了说明，最终判决驳回新功公司诉讼请求。但本案二审法院未论述新功公司无效宣告程序中是否构成放弃技术方案，认为本案被控侵权产品与案涉专利不相同不等同不落入案涉专利的保护范围。
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第二节 案例体现的适用难点
一、法院能否主动适用规定不明
新功公司就专利“一种饮水器具的出水装置”的两个案例在四个法院的不同判决理由和论述中折射出了因禁止反悔原则规定不明确造成适用中存在的问题。在新功公司与海利集团专利侵权案的一审中，一审广州知识产权法院在被控侵权人海利集团未提出的情况下对其进行了主动适用。我国司法解释中并未言明法院能够主动适用，更有北京、江苏高院出具的审判指导矛盾，北京、江苏高级人民法院法院审判指南中认为禁止反悔原则是一种被控侵权人的抗辩权，法院作为中立的一方不得主动适用，认为其会造成不公允的判决进而影响法院中立地位。这类观点普遍认为其起的是对等同原则适用范围的限制的作用，二者是从属关系，法院不能主动适用。但在新功公司诉海利集团时一审法院就进行了主动适用，在“沈其衡案”中最高院也肯定了法院主动适用，这与江苏、北京两地的高院解释矛盾，江苏，北京审判指南均不允许法院主动适用，北高认为适用还应当以被控侵权人主张并举证为前提。因此法院能否主动适用禁止反悔原则是实践中的争议点之一。
二、举证责任分配不明
新功公司诉海利集团的一审判决中，法院在判决说理中强调了，“新功公司也没有举证证明其相关陈述意见被专利复审委员会明确否定。”即在禁止反悔原则适用时在法院审查专利材料适用禁止反悔原则后，专利权人需要举证证明其相关陈述意见被专利复审委员会不予采纳、或被明确否定。在福瑞德案中最高人民法院也同样梳理了双方的举证逻辑关系，总体与新功公司案一致，被诉侵权人需举证证明权利人对自己的专利进行“限缩性修改或陈述”，并证明其放弃了本案的技术方案。权利人进行抗辩的方法仅为证明其“限缩性修改或陈述”被否定，未被采纳。而联力公司与福瑞德公司二审法院判决理由错误，最高院也予以纠正。二审法院要求被诉侵权人举证证明专利权人的限缩性陈述对实质维持专利起到作用，这对被诉侵权人而言举证责任过重且没有法律支持亦不符合法理。实践中存在法院在禁止反悔原则适用时的举证责任分配不明确，法院在确定双方举证义务时存在偏颇的情况，本文将在后文论述中明确禁止反悔原则适用的举证责任的分配，探讨出是否具有更合理的举证模式。
图 2 抗辩与抗辩权关系图
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第三章 主动适用程序制度完善......................................16
第一节 主动适用的必要性论证............................................... 16
一、禁止反悔原则是权利障碍抗辩.......................................... 16
二、 抗辩的效力是法院主动适用............................ 18
第四章 适用中实体争议的建议.....................................37
第一节 确立禁止反悔原则的独立地位..........................................37
第二节 可专利性是适用禁止反悔原则的标准.......................................39
第三节 适用“弹性排除说”......................................40
结语.................................................42
第四章 适用中实体争议的建议
第一节 确立禁止反悔原则的独立地位
由司法解释规定的禁止反悔原则，在各地方的适用常常也有高院的案例指导和指南作为指引，但现状为，各地方的指南对适用同一问题的规定相去甚远。2003 年 7 月 9日最高院《专利侵权规定》征求意见稿中肯定了禁止反悔原则独立适用的效用，不再认为禁止反悔原则的作用仅仅是从属于等同原则，且在适用顺序上明确其应当优先于等同原则适用。这可以视为最高院对禁止反悔原则独立地位肯定的态度，虽然这份意见稿最终也只是意见稿，但可见最高院对禁止反悔原则独立地位是肯定的。但地方高院后续出台的审判指导中却认为禁止反悔原则从属于等同原则，其中对禁止反悔原则从属性质认定具有代表性的为《上海市高级人民法院：专利侵权纠纷审理指引（2011）》与《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》，把禁止反悔原则当作等同原则限定专利权保护范围的标准。但这种判断从无论从法理还是从司法实践中都可以论证是不当的，笔者将从后文四个方面论述。
首先等同原则可以规制为了逃避责任，字面上不构成侵权，而采用替换或者改劣产品的方式实现实际侵权，最终获得本应由专利人获得利益的情形。被控侵权方法、产品，即使字面上不落入权利要求中，通过等同原则侵权人承担责任而专利权人利益也被保护。根据禁止反悔原则与等同原则的涉及范围而言，禁止反悔原则不从属与等同原则，其规制的范围更大。禁止反悔原则是专利法中的大原则，不仅仅及于专利侵权方面，更给于专利的审查、专利的转让、专利的许可、专利的捐献等各个方面。等同原则是判断专利侵权的重要组成。
其次，从禁止反悔原则与等同原则的作用而言，禁止反悔原则不仅可用来排除等同原则的适用，其本身具有明确权利要求保护的范围的重要作用。而且并不是说只要适用了禁止反悔原则就必然不能用等同原则进行保护专利权，其限制的是所有已放弃的技术方案。排除了这部分已经放弃的技术方案的等同原则适用，但不影响其余部分利用等同原则延拓保护范围。禁止反悔原则的适用有独立的价值和效果，能够有效杜绝所有妨碍、影响专利文件“公信力”的行为。这些并不以等同原则的适用为前提1。
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结语
我国目前对禁止反悔原则适用依据为最高院的司法解释，由于没有统一立法且司法解释的内容也简单，很多适用中的问题无法通过已有的解释得到统一解答。各个地方高院的指导也是层出不穷、适用的方法各异，因此将禁止反悔原则在《专利法》中进行明确是非常有必要的。本文通过对案例的整理、大量数据的分析归纳、法理的论证对禁止反悔原则的适用提出以下建议：
从立法方面，应当将禁止反悔原则明确在我国《专利法》中，有需要的时候及时出台司法解释以解决适用中争议的问题。现具体需要解决的适用争议内容分为适用中的程序问题与适用中的实体问题。
从适用程序而言，法院应当主动适用禁止反悔原则，并规范的行使释明权，对禁止反悔原则适用进行阐明并指引当事人调取专利审查档案。禁止反悔原则是权利障碍抗辩我国应当借鉴德国法建立体系化的民事抗辩制度。关于适用中的举证分类讨论如下：1.若当事人主张适用禁止反悔原则，法院应于庭前审查阶段和庭审阶段行使释明权，释明禁止反悔原则有确定专利权利保护范围的作用，并要求指引当事人举证。若当事人拒绝举证，赋予法院主动调取专利审查档案的权力，优化举证模式以维护判决正义。2.若当事人未主张适用禁止反悔原则，但证据中有事实可援引的，无需当事人主张法院应当主动援引适用禁止反悔原则。
从适用实体问题而言，应当明确禁止反悔原则独立于等同原则，优先适用禁止反悔原则确定专利权保护范围。可专利性是禁止反悔原则的适用标准，并采用推定原则，推定作出的限缩性修改和陈述是为了专利的可专利性，但若有相反事实允许当事人举证证明。禁止反悔原则排除效力为弹性排除，对于存在等同物的不可预见性、修改原因和等同物为切线关系和其他不能合理期待预见等同物等情况，可以适用等同原则。
根据当前的科技发展和国际形势，尽快完善我国禁止反悔原则的适用制度是有切实必要的，这也有益于我国提升综合竞争力。
参考文献（略）